Аннулирование товарного знака в Суде по интеллектуальным правам

14
дней подготовка
10
лет срок действия
В каких случаях торговый знак перестает охраняться законом? 

Это может произойти тогда, когда у предпринимателя перестанут действовать права на знак, а также в том случае, если владелец логотипа или торговой марки захочет отказаться от нее.

Кроме этого бывают ситуации, когда заинтересованная в чужом знаке сторона выступает с желанием аннулировать знак конкурента.

Суд может рассмотреть требования заинтересованного лица и прекратить действие права на товарный знак. Иск об аннулировании товарного знака является эффективным средством конкурентной борьбы.

Управляющий партнер
Эксперт по товарным знакам
Мелдир Ербулекова
Мелдир Ербулекова
Номер телефона
+7 499 350 21 40
Соц. сети
Блок: Стоимость услуги (не редактируйте этот текст. Блок сгенерируется автоматически)

Причины досрочного прекращения правовой охраны товарного знака

Интерес в прекращении охраны товарного знака возникает чаще всего в случаях, когда Роспатент отказывает заявителю в регистрации обозначения из-за схожести с уже зарегистрированным знаком оппонента. Использование же обозначения без его регистрации чревато требованием прекратить нарушение интеллектуальных прав от законного правообладателя. 

ico-pdf

Отчёт о работе СИП

Скачать

Одним из способов разрешения этой ситуации является подача заявления в суд о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Эксперты Амигдала отмечают, что подобные иски являются широко распространёнными: так, согласно отчёту о работе СИП почти половина рассмотренных споров (более 200) относится к категории дел о прекращении правовой охраны товарного знака.

Тем не менее, помимо длительного неиспользования знака есть и другие основания прекращения его правовой охраны. Более подробно об этом расскажут эксперты Амигдала в данной статье.

Получить консультацию эксперта
Управляющий партнер Мелдир Ербулекова
Мелдир ЕрбулековаУправляющий партнер. Эксперт по товарным знакам
Форма: получить консультацию эксперта (не редактируйте этот текст. Блок сгенерируется автоматически)

Если случится так, что защищаться от иска придется вашей компании, важно знать, каковы основания и порядок прекращения действия товарного знака при длительном неиспользовании. Подробнее об этом в данной статье. 

В соответствии со ст. 1514 ГК РФ выделяются следующие основания:

  1. Существует похожий логотип, знак, имя компании, у которого есть владелец.

    Инициатор: Правообладатель ТЗ с более ранним приоритетом

    Кто принимает решение: Аннулирование ТЗ происходит в ППС (Палата по патентным спорам)

    Как избежать: Получить согласие от владельца знака на использование

  2. Прекращение работы владельца прав (например, ликвидация компании)

    Инициатор: Любое лицо

    Кто принимает решение: ФИПС

    Как избежать: До прекращения деятельности передать права другому лицу

  3. Переход прав на ТЗ ввел в заблуждение потребителей в отношении товара и изготовителя

    Инициатор: Заинтересованное лицо

    Кто принимает решение: СИП

    Как избежать: Доказать, что переход прав не мог повлечь заблуждения клиентов

  4. Превращение ТЗ в обозначение, которое стало общеупотребительным и идентифицирует определенный товар на рынке (например, ксерокс)

    Инициатор: Заинтересованное лицо

    Кто принимает решение: ФИПС

    Как избежать: Заранее пресекать широкое использование ТЗ

  5. Неиспользование ТЗ в течение 3-х лет

    Инициатор: Заинтересованное лицо

    Кто принимает решение: Дело рассматривает СИП (Суд по интеллектуальным правам)

    Как избежать?

    1) Доказать, что знак активно используется в бизнесе. Например, с помощью видеозаписи с процессом покупки товара, на котором есть логотип или имя бренда.

    2) Обосновать, что сейчас у вас положение, когда использование ТЗ временно невозможно. Например, задержка регистрации перехода права на ТЗ.

Внимание!

Эксперты Амигдала дополнительно обращают внимание на сложность доказывания наличия непреодолимых обстоятельств, из-за которых невозможно было использовать товарный знак и рекомендуют сфокусироваться на предоставлении доказательств использования знака

Если проблема разрешается заблаговременно, требуется подать в ФИПС заявление о продлении срока охраны

Как было отмечено, самым частым основанием аннулирования является неиспользование обозначения в течение трех лет. 

Товарный знак может прекратить свое действие и «естественным» путем:

  • Вследствие истечения срока его действия (10 лет). Чтобы продлить право, необходимо подать заявку в Роспатент с пакетом необходимых документов и заплатить пошлину.
  • Отказа правообладателя путем подачи заявления в ФИПС. ВАЖНО! Актуальная практика СИП показывает, что подобные заявления часто подают недобросовестные конкуренты от лица правообладателей. Для защиты своих интересов в суде рекомендуем обратиться к юристам Амигдала.

Инициаторы аннулирования товарного знака

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена лишь по заявлению инициатора. Инициатором  прекращения исключительного права на товарный знак может быть:
  1. Сам правообладатель

    Если хочет отказаться от прав на знак

  2. Кто-либо заинтересованный

    1) ТЗ никак не используется,
    2) знак стал массовым и популярным,
    3) ТЗ дезинформирует или вводит в заблуждение покупателей

  3. Любое лицо

    Когда владелец торговой марки прекратил бизнес-деятельность

  4. Правообладатель ранее зарегистрированного схожего ТЗ

    Если он считает, что другой логотип, имя бренда или название компании похож на его обозначение

В любом случае заявитель должен будет аргументировать свое желание аннулировать знак.

Важно

Если вопрос регистрации носит юридический характер и не вызывает сложностей, то чья-то «заинтересованность» в аннулировании чужого ТЗ вызывает много вопросов, на которые потребуется дать корректные ответы. 

Крайне важной является презумпция наличия интереса, если вы производитель похожих товаров, в отношении которых зарегистрирован спорный товарный знак. То есть вы должны доказать наличие (или отсутствие, если вы на стороне ответчика) следующих фактов:

  • Вы продаете те же товары или оказываете те же услуги, что и ответчик.
  • Вы намерены использовать похожий логотип, торговую марку или имя бренда, которое конкурент стремится ликвидировать.

Эти факты можно доказывать по-разному, все зависит от обстоятельств, т.е. нет какой-либо «формулы» доказывания. На практике это происходит примерно так:

  • Я хочу зарегистрировать обозначение, но мои заявки не принимают из-за существования похожего, но неиспользуемого товарного знака. В данном случае в качестве доказательства можно предоставить ответ из ФИПС об отказе в регистрации и пример вашего знака.
  • Я оказываю услуги и хочу использовать общеупотребительное выражение, которое сейчас зарегистрировано другим лицом в качестве ТЗ. Ярким примером является дело N СИП-510/2019, когда заявитель (микрофинансовая организация) пытался аннулировать товарный знак «КАПУСТА», поскольку он по результатам соцопроса воспринимается потребителями не как имя бренда, а как распространенное название наличных денег.
  • Мое общество было реорганизовано (разделено) и товарный знак достался выделенной организации, хотя я продолжаю продавать ту же продукцию, под которую регистрировал ТЗ. Здесь важно доказать, что именно главная организация производит продукцию для которой зарегистрировалась торговая марка.

Этапы и порядок прекращения правовой охраны товарного знака

Порядок действий зависит от оснований прекращения регистрации товарного знака и обычно включает в себя следующие этапы:

  1. Если вам больше не нужна зарегистрированная торговая марка, логотип или торговый знак, то вы можете отказаться от него и подать соответствующее заявление в Роспатент. Это можно сделать через сайт Госуслуги, сайт ФИПС, по почте или лично. Пошлина составляет 5 000 рублей, срок рассмотрения – 15 рабочих дней.
  2. Если вы заинтересованы в обозначении, которое уже принадлежит кому-то, но вы знаете, что тот предприниматель не использует его, вы можете отправить ему свое предложение. Если в течение 60 дней не придет никакого ответа – можно подавать заявление в суд и оплатить пошлину. Правовая охрана этого ТЗ прекратится после решения суда.
Часто задаваемые вопросы

Как защититься от принудительного досрочного прекращения правовой охраны товарного знака? 

Для защиты от заявления об аннулировании в связи с неиспользованием ТЗ необходимо доказать, что вы используете знак в своей бизнес-деятельности или обосновать, что сейчас у вас такое положение, когда использование ТЗ временно невозможно.

Что может служить доказательством использования ТЗ? 

Доказательством использования ТЗ может быть лицензионное соглашение о передаче прав на знак, использование знака в рекламе продукции, продажа товаров в этим обозначением.

Можно ли продлить правовую охрану ТЗ? 

Да, для этого нужно подать заявление в Роспатент.

Что делать, если охрана ТЗ закачивается, а Роспатент ещё не продлил срок? 

В ходе процедуры продления срока охраны вы можете направить в Роспатент ходатайство о предоставлении охраны дополнительно на срок в 6 месяцев после истечения десятилетнего срока.

Блок: Дополнительные услуги (не редактируйте этот текст. Блок сгенерируется автоматически)Блок: Советуем почитать (не редактируйте этот текст. Блок сгенерируется автоматически)